L’Oréal vs eBay: protezione del marchio vs commercio elettronico

Il colosso delle aste online eBay è stato, negli ultimi anni, al centro di diverse azioni legali promosse da marchi noti tra cui Louis Vuitton, Hermes e L’Oréal. Gli esiti sono stati tutt’altro che univoci e non hanno condotto a risposte certe in merito alla questione della tutela del copyright nei mercati di vendita online.

EBay è stata accusata di avere delle responsabilità nella violazione dei marchi online, e di non adottare misure sufficienti per limitare gli atti di contraffazione. In particolare, eBay pubblicizza gli oggetti in vendita sul suo mercato elettronico acquistando tramite AdWords parole chiave corrispondenti ai marchi noti. In questo modo i potenziali clienti vengono indirizzati sul sito web, dove trovano non solo beni originali e “legali”, ma anche altri che non dovrebbero essere in commercio, come quelli contraffatti.

Il quesito che si pone è quello della individuazione degli obblighi e responsabilità dei gestori di un mercato elettronico on line in relazione alle violazioni di marchio effettuate sul suo sito, e le corrispondenti possibili misure di repressione e prevenzione, tenuto conto del necessario contemperamento tra esigenza di protezione dei marchi dalle crescenti insidie presenti nella società dell’informazione, e tutela dei servizi forniti dai “provider”. La possibilità di pubblicare inserzioni e annunci da parte degli utenti, in quanto espressione di libertà fondamentali di espressione e  informazione, sono infatti tutelate dall’art. 10 CEDU e art. 11 della Carte dei Diritti Fondamentali UE.

In relazione a tali problematiche appare rilevante il parere fornito lo scorso 10 dicembre dall’avvocato generale della Corte di Giustizia Niilo Jääskinen, che propone possibili soluzioni alle questioni pregiudiziali poste dalla High Court inglese in merito alla causa pendente innanzi a sé dal 2009, tra eBay e la leader mondiale della cosmesi, L’Oréal.

L’avvocato condensa i quesiti sottoposti al suo giudizio dalla High Court in quattro punti:

1)   Natura e tipologia dei prodotti che possono costituire oggetto di violazione della normativa sui diritti di marchio.

2)   Configurabilità di una responsabilità “primaria” o diretta in capo al eBay sulla base della normativa sui diritti di marchio.

3)   Possibilità per eBay di beneficiare dell’esenzione da responsabilità prevista dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico per i prestatori intermediari di servizi.

4)   Esistenza di rimedi adottabili dalla L’Oréal, alla luce dell’art. 11 della direttiva 2004/48.

Quanto all’identificazione dei beni riconducibili a violazioni del marchio, il parere individua quattro categorie: beni contraffatti, tester e flaconi per ricariche non in vendita, merci non ancora immesse nel commercio nello spazio economico europeo (se l’offerta è rivolta ai consumatori di questi paesi) e prodotti senza imballaggio (nel caso in cui questa mancanza risulti compromettere la reputazione del marchio o l’identificabilità dell’origine dei beni). Nel caso di questi beni, secondo l’avvocato, si presume la mancanza del consenso alla commercializzazione da parte del proprietario del marchio, richiesto dall’art 7 Direttiva 89/104/CEE. Spetta quindi a quest’ultimo decidere se immettere i prodotti in commercio, vietarne la vendita o opporsi all’ulteriore commercializzazione.

Il secondo quesito si propone di verificare se tramite l’acquisto di parole chiave eBay commetta una violazione diretta del marchio (responsabilità primaria o per fatto proprio, distinta dalla responsabilità secondaria, o per fatto dei proprio utenti, di cui si dirà).

L’avvocato generale ritiene che, pur rientrando astrattamente la condotta descritta nella fattispecie di cui all’articolo 5 comma 1 della direttiva 89/104, per il quale è proibito l’ “uso di un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato” senza il consenso preventivo del proprietario del marchio (il quale sarebbe fornito in tale caso di poteri inibitori), i link pubblicitari in questione permettono in maniera chiara a un utente ragionevole e mediamente informato di comprendere la funzione del marchio e la natura dei beni, conseguentemente i potenziali effetti negativi derivanti dalle inserzioni non possono essere attribuiti al gestore del mercato.

Seguendo la giurisprudenza del caso Google France contro Google, il parere ritiene che qualora l’inserzione non risulti fuorviante per gli utenti e non renda impossibile, o molto difficoltoso, distinguere l’origine e “l’originalità” del prodotto, non si applichi la richiamata normativa.

Di fatto sino ad oggi nessuna corte europea si è pronunciata a favore di una responsabilità di tipo primario in capo a un gestore di un mercato elettronico.

La terza problematica (sussistenza di una possibile responsabilità secondaria in capo ad un “marketplace operator”) coinvolge l’interpretazione dell’art 14 della Direttiva sul commercio elettronico che, nonostante la normativa sia stata adottata più di dieci anni fa, è stata oggetto di valutazione in pochi giudizi, e per la prima volta viene portato all’attenzione della Corte di Giustizia.

Passaggio cruciale per identificare i soggetti a cui si può applicare la previsione in esame è la definizione e il ruolo di “hosting provider”. Nella menzionata sentenza Google France vs Google viene fatto riferimento al concetto di neutralità, per cui a beneficiare della possibile esenzione da responsabilità prevista dalla norma è il soggetto che pone in essere una condotta meramente tecnica, automatica e passiva, che si riflette in una mancanza di conoscenza o controllo dei dati raccolti.

Non è certo questo il caso di eBay, il quale interagisce in molti modi con gli utenti e le operazioni effettuate: fornisce assistenza ai clienti nel catalogare e descrivere gli oggetti, controlla i contenuti degli elenchi, gestisce le vendite e riceve una percentuale sulle stesse.

Nonostante questo ruolo non proprio neutro, l’avvocato generale tiene però a sottolineare che esonerare eBay dalla protezione dell’art. 14 sarebbe “surreale”. Le “esenzioni” di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva e-commerce, previste per “hosting”, “caching” e “mere conduit” provider, vanno infatti riferite alle sole attività, fra quelle esercitate dai vari modelli di business, che rientrino nella definizione del tipo esentato.

Jääskinen sostiene che eBay debba essere esonerato da responsabilità soltanto per quanto riguarda l’attività di memorizzazione delle informazioni effettuata sul sito web dagli stessi clienti, ed al contrario mantenerla per il contenuto dei dati comunicati come inserzionista all’operatore di un motore di ricerca.

Il parare fornisce inoltre chiarimenti per quanto concerne le responsabilità e i doveri di un gestore di mercato elettronico in relazione a violazioni future. La norma richiamata è sempre l’art. 14, nella parte in cui stabilisce che il prestatore del servizio non possa beneficiare della tutela vista sopra se è “effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita” e se “non appena al corrente di tali fatti”, non “agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

Jääskinen effettua una interpretazione estensiva del concetto di effettiva conoscenza, suggerendo che questa si abbia non solo a seguito di una segnalazione di violazione in merito a un bene specifico, ma anche nel caso di reiterazione della stessa violazione da parte dello stesso utente già segnalato, ipotesi in cui si dovrebbe ravvisare una violazione continua e non due violazioni separate, e a cui consegue un obbligo di provvedere autonomamente alla rimozione dell’inserzione. In pratica, se un utente già segnalato in passato ripropone successivamente un oggetto dello stesso marchio, eBay potrebbe essere automaticamente responsabile della violazione.

L’ultima questione riguarda la possibilità per il proprietario di un marchio di ottenere un’ ingiunzione ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

E’ la prima volta che la Corte è chiamata ad interpretare questa norma, la quale prevede che a seguito di un accertamento giudiziale della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, si possa “emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione”.

L’avvocato generale esprime l’opinione che l’interpretazione della norma consenta, oltre alla possibilità di emettere un’ingiunzione in riferimento a violazioni già in corso e segnalate, anche l’ottenimento di analogo provvedimento per impedire la continuazione di violazioni e, in presenza di un doppio requisito di identità (stesso utente e stesso marchio), anche per prevenire la ripetizione di una violazione.

Questo a condizione che le procedure siano definite dalle leggi nazionali e che stabiliscano regole certe per l’attività dei service providers. Il parere prevede che le misure adottate debbano essere proporzionate e non consistano in un dovere generale di monitoraggio, contrario alla legge.

I pareri dell’avvocatura generale non sono vincolanti per la Corte di Giustizia, anche se nella maggioranza dei casi vengono seguiti. Se così sarà nel caso in questione, gli operatori di mercati elettronici, e non solo eBay, potrebbero vedersi attribuiti maggiori oneri, quali l’inserimento di sistemi di filtraggio idonei ad impedire la ripetizione di violazioni. Sarà inoltre interessante verificare in concreto come avverrà l’ individuazione di violazioni ripetute da “stesso utente” e “stesso marchio”, e come sarà possibile applicare questa disciplina nel caso di immissione nel mercato da parte di uno stesso utente di beni dello stesso marchio, ma alcuni in violazione del copyright e altri “legali”.